Por Milton Springut – Publicado. por luxurydaily.com 17 de febrero de 2021
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) revisa varios secretos comerciales utilizados en la industria de la moda.
Los secretos comerciales son una de las cuatro grandes formas reconocidas de propiedad intelectual.
Sin embargo, muchas empresas de moda y artículos de lujo descuidan esta protección, al percibir que la ley de secretos comerciales sólo se aplica a empresas involucradas en negocios impulsados por la tecnología. Ésa es una idea errónea.
La protección de los secretos comerciales puede ser invaluable para muchas empresas, incluidas las de moda y artículos de lujo.
En este artículo, examinamos los conceptos básicos de la ley de secretos comerciales: qué se considera un secreto comercial, qué tipo de protección se puede obtener, qué medidas puede tomar una empresa para garantizar la protección y qué recursos están disponibles si se roba un secreto comercial.
¿Qué es un secreto comercial?
La Ley de Defensa de Secretos Comerciales (DTSA), aprobada en 2016, proporciona un remedio civil federal para el robo de secretos comerciales. La ley protege ampliamente los secretos comerciales, que hasta entonces sólo estaban protegidos por la ley estatal.
Una revisión de sus disposiciones es una buena manera de comprender los conceptos básicos de la ley de secretos comerciales.
La definición de secreto comercial incluye en términos generales cualquier información financiera, comercial, científica, técnica, económica o de ingeniería, si se cumplen dos condiciones:
- El propietario ha tomado medidas razonables para mantener dicha información en secreto.
- La información obtiene un valor económico independiente al no ser generalmente conocida o comprobable por otros que podrían obtener valor al conocerla.
Siempre que una empresa obtiene una ventaja competitiva gracias al secreto de su información y ha tomado “medidas razonables” para mantener la información en secreto, entonces posee un secreto comercial. Esto cubre muchos tipos de información que una empresa podría utilizar.
Si bien esto incluiría información técnica secreta (la fórmula secreta de Coca-Cola es probablemente uno de los secretos comerciales más famosos), algunos ejemplos comunes de secretos comerciales que las empresas de moda podrían poseer incluyen:
- Listas de clientes y preferencias
- Identidades de proveedores clave
- Marketing y otras estrategias comerciales.
- Métodos de fabricación y diseño.
- Métodos de encuesta
- Nuevos diseños para la próxima temporada.
- Know-how negativo: ¿qué métodos funcionan? no
Un informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) analiza diversos secretos comerciales utilizados en la industria de la moda y pone un ejemplo:
La cadena minorista española de moda, Zara, utiliza un sistema de tecnología de la información (TI) patentado para acortar su ciclo de producción (es decir, el tiempo desde la identificación de una nueva tendencia hasta la entrega del producto terminado) a tan solo 30 días. La mayoría de sus competidores tardan entre 4 y 12 meses. La empresa recibe diariamente flujos de correo electrónico de los gerentes de las tiendas que señalan nuevas tendencias, telas y cortes, a partir de los cuales sus diseñadores preparan rápidamente nuevos estilos. El tejido seleccionado se corta inmediatamente en una instalación automatizada y se envía a los talleres. Un sistema de distribución de alta tecnología, con unos 200 kilómetros de vías subterráneas y más de 400 rampas, garantiza que los artículos terminados se envíen y lleguen a las tiendas en un plazo de 48 horas.
Los secretos comerciales pueden incluir información temporalmente secreta. Supongamos que una empresa de artículos de lujo tiene planes de lanzar nuevos diseños la próxima temporada. Antes de que se publiquen, puede ser de gran valor para la empresa mantener su secreto y mantener a sus competidores en la ignorancia.
Es cierto que la protección de los secretos comerciales se perderá una vez que se publiquen los nuevos diseños. Pero hasta ese momento, los nuevos diseños disfrutarían de protección de secreto comercial y la empresa ganaría el valor del tiempo de diseño, producción y luego introducción de los nuevos diseños.
Esfuerzos razonables
Para mantener la protección de los secretos comerciales es fundamental que la empresa haya tomado “medidas razonables” para mantener dicha información en secreto.
Un paso fundamental que se debe implementar son los acuerdos con los actores a quienes se revelan los secretos, exigiéndoles que mantengan la confidencialidad. Lo más destacado es que esto incluye a los empleados.
La gran mayoría de los casos de secretos comerciales involucran a empleados que “abandonan” a un competidor y toman información valiosa. Deben existir acuerdos con dichos empleados que establezcan el deber de mantener los secretos comerciales y la información confidencial de la empresa.
Los acuerdos con otros actores también son importantes. Las empresas generalmente suelen tener vendedores, proveedores, agentes de envío y otros como parte de su negocio. Si se revela información secreta comercial a estos actores como parte de la relación comercial, entonces los acuerdos contractuales para mantener el secreto son imprescindibles.
La ciberseguridad es otra área crítica donde se deben tomar “medidas razonables”.
Prácticamente toda la información empresarial actual reside en los sistemas informáticos. Esto significa que, para mantener la protección del secreto comercial de dicha información, se deben realizar esfuerzos razonables para mantenerla segura.
En unos pocos casos, los tribunales han rechazado reclamaciones de secretos comerciales porque los esfuerzos de ciberseguridad del propietario fueron inadecuados.
Entre otras cosas a considerar al evaluar la ciberseguridad:
- ¿La información confidencial está fuertemente protegida con contraseñas?
- ¿El acceso está limitado a empleados clave que “necesitan conocer” la información?
- ¿Donde está almacenada la información? ¿En un servidor seguro? ¿La nube?
- Si la información se transmite a través de comunicaciones por correo electrónico, ¿son seguras? Y, de nuevo, ¿limitado a aquellos que necesitan saberlo? Observe el indiscriminado “responder a todos”.
- ¿La información reside en dispositivos portátiles, como la computadora portátil o el teléfono inteligente de un empleado? ¿Qué sucede si el empleado la pierde? ¿Existe un protocolo para desactivar el acceso de forma remota y, si es necesario, recuperar la información?
Muchas empresas realizan auditorías de secretos comerciales para poder evaluar qué secretos comerciales tienen y qué medidas se están tomando para protegerlos. Esto a menudo se superpone sustancialmente con las evaluaciones de ciberseguridad, por lo que es muy recomendable realizarlas al mismo tiempo.
Los secretos comerciales se apropian indebidamente, no se infringen
El término técnico para el robo de un secreto comercial es “apropiación indebida”, diferente de “infracción”, el término habitual utilizado en propiedad intelectual. Esto es más que una simple diferencia semántica.
La apropiación indebida significa que se deben utilizar “medios inadecuados” para obtener la información. Los “medios inadecuados” podrían incluir robo, soborno, fraude, incumplimiento o inducción de otro a violar un deber de confidencialidad (normalmente un empleado), piratería informática o espionaje electrónico.
La DTSA extiende la apropiación indebida a la adquisición de información que uno sabe que fue adquirida por medios inadecuados o sabiendo que la información fue adquirida con el deber de mantener el secreto.
Por lo tanto, un competidor que adquiere información de otra persona que sabe que utilizó medios inadecuados es él mismo culpable de “apropiación indebida”.
¿Qué hace la apropiación indebida? no incluir, sin embargo, es un desarrollo legítimo de la misma información. Alguien que crea de forma independiente la misma información no es culpable de apropiación indebida.
La apropiación indebida tampoco incluye la “ingeniería inversa”.
Si un producto se vende al público, un competidor es libre de comprar muestras, analizarlas, aprender lo que pueda de ellas y luego utilizar esa información para su propio negocio.
Asimismo, un competidor podría revisar y analizar la publicidad y las promociones de una empresa lanzadas al público y utilizar lo que aprenda para su propio negocio.
De esta manera, los secretos comerciales son más limitados que las patentes: alguien siempre puede desarrollar la misma información de forma independiente o aprender lo que pueda de fuentes disponibles públicamente y luego utilizarla en su negocio.
Por lo tanto, la protección del secreto comercial sólo es útil cuando la información no se puede conocer fácilmente sin un acceso inadecuado al secreto comercial.
En ocasiones, la ciberseguridad puede resultar útil para demostrar la apropiación indebida.
En un caso de secreto comercial iniciado por Nike contra Adidas, Nike alegó que tres diseñadores que dejaron su empleo para trabajar para Adidas copiaron documentos comerciales y de diseño confidenciales de sus computadoras, incluidos dibujos de un zapato inédito hecho para uno de los atletas patrocinados por Nike.
Nike también alegó que los diseñadores intentaron ocultar sus huellas borrando correos electrónicos y mensajes de texto incriminatorios de sus teléfonos móviles y portátiles proporcionados por el trabajo, que había podido rastrear.
Así, Nike pudo seguir el “rastro cibernético” para documentar cómo los empleados infieles habían robado la información secreta y luego habían intentado ocultar sus huellas.
Una empresa haría bien en consultar con su departamento de TI para ver si se puede implementar software de seguimiento y similar para seguir tales fechorías.
Remedios
Entonces, ¿qué sucede si se apropian indebidamente de secretos comerciales? La DTSA prevé amplias soluciones.
Un tribunal puede emitir una orden judicial preliminar o permanente contra el uso de secretos comerciales. Puede otorgar daños monetarios, tanto por pérdidas al propietario del secreto comercial como por las ganancias indebidas obtenidas por el apropiador indebido. También se pueden otorgar daños punitivos y honorarios de abogados.
Un remedio que introdujo la DTSA es la incautación de bienes (normalmente computadoras, pero también documentos) para evitar la apropiación indebida de secretos comerciales. Esto se inspiró en las disposiciones de incautación de la Ley de Marcas, que muchas empresas de artículos de lujo han utilizado para confiscar productos falsificados y registros de sus ventas a los falsificadores.
Al igual que las incautaciones por falsificación de marcas, un tribunal puede ordenar esto ex parte, es decir, sin previo aviso a la otra parte. Y, al igual que las incautaciones por falsificación, el Congreso estableció requisitos rigurosos que un tribunal debe determinar antes de ordenar una incautación, para evitar que se abuse de las disposiciones.
En casos extremos, se podría convencer a un tribunal para que ordene la incautación de portátiles y otros ordenadores para impedir el uso de los secretos comerciales robados. Por supuesto, hay que actuar rápidamente antes de que se copie la información, lo que haría que la incautación sea ineficaz.
Inmunidad de los denunciantes
La DTSA también promulgó la inmunidad de “denunciante”, una amplia inmunidad de responsabilidad para alguien que revele secretos comerciales, de forma confidencial, a un funcionario gubernamental o abogado, y hecha únicamente con el propósito de informar sospechas de violaciones de la ley, o en un documento legal sellado. presentación.
El Congreso también exigió que esto se revelara a los empleados en cualquier contrato que regule el uso de secretos comerciales. No hacerlo limita los recursos disponibles según la DTSA. Por lo tanto, las empresas deberían asegurarse de que esto esté incluido en sus contratos laborales.
LOS SECRETOS COMERCIALES PUEDEN ser tan valiosos para las empresas de moda y artículos de lujo como las otras formas de propiedad intelectual.
Los secretos comerciales se diferencian de cualquier otra propiedad intelectual en que no existe ninguna participación gubernamental en la obtención de los derechos.
Las patentes las expide la Oficina de Patentes. Las marcas comerciales y los derechos de autor están registrados en sus respectivas oficinas gubernamentales. Pero los secretos comerciales se protegen únicamente mediante la debida diligencia de la empresa que los utiliza.
Por lo tanto, comprender cómo funcionan los secretos comerciales y cómo implementar eficazmente una estrategia de secretos comerciales es crucial para obtener el valor comercial de estos derechos.
Milton Springut es socio de Springut Law PC
Milton Springut es socio de PC de la ley de Springut, Nueva York. Comuníquese con él en ms@springutlaw.com. Las opiniones del Sr. Springut son únicamente suyas.
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